Domain Name e Marchio
La natura e lo scopo del primo escludono la sua corrispondenza con il secondo



Una recente ordinanza del

Tribunale di Firenze del 29/06/2000 - emessa in tema di uso, come denominazione di un sito, del marchio da altri in precedenza registrato - si fa apprezzare per le motivazioni adottate per rigettare la richiesta di inibitoria con ciò distinguendosi sia dal prevalente, contrario, orientamento giurisprudenziale(1), sia dalle (minoritarie) pronunce conformi(2).

L'Ordinanza


Il Tribunale di Firenze, nel respingere una richiesta di tutela del proprio marchio presentata da una società belga nei confronti di una società italiana che aveva registrato come proprio dominio ".it", la medesima denominazione, si sofferma - meglio e più compiutamente di altri Giudici in passato - sugli aspetti tecnici che caratterizzano il funzionamento e la comunicazione nella Rete e che, a parere dello scrivente, non possono non essere disattesi allorquando si tratta di stabilire se in tale ambito è possibile applicare, in maniera estensiva, la normativa prevista a tutela del marchio dalla L. n. 929/42.


Sul presupposto che anche l’attività svolta in Internet (e quindi anche la creazione e presentazione di pagine web e siti) è una manifestazione umana e quindi suscettibile di essere regolamentata dal nostro ordinamento giuridico, l’Estensore gigliato limita peraltro tale regolamentazione esclusivamente al contenuto del sito o della Home Page pubblicati sulla Rete (in tale senso suscettibile di essere sanzionato quando assume carattere contrario all’ordine pubblico) ma esclude recisamene che il dominio possa essere considerato, sic et simpliciter, come parte integrante della sfera individuale e quindi tutelabile, ovvero sanzionabile, e comunque giuridicamente di qualche rilevanza.
Nel motivare ciò il Tribunale fiorentino analizza il fenomeno "Internet" sotto il duplice aspetto sia, si ripete, dei meccanismi tecnici e dei protocolli adottati per il suo funzionamento, sia delle metodologie di ricerca dei siti adottate dai navigatori della rete che ricercano determinati servizi e/o prodotti.
Sotto il primo profilo viene evidenziato: a) che il sistema di comunicazione utilizzato dal W.W.W. si basa su di una sequenza numerica (Internet Protocol number) che individua univocamente e rende accessibile un sito in internet; b) che a tale sistema è stato affiancato - unicamente per motivi di praticità e facilità d’uso - il sistema denominato Domain Name System (DNS) il quale "alfabetizza" la sequenza numerica IP rendendo estremamente più facile l’utilizzo di Internet; c) che, per tale mtotivo, ad ogni IP number è possibile associare una sequenza di lettere alfabetiche - anche di senso compiuto (nomi, ditte, ecc.) - denominato "nome dominio" il quale, proprio per tale motivo, rimane più impresso al "navigatore".
In tale ottica, il nome dominio non può assolutamente considerarsi l’elemento caratterizzante o identificante il titolare del dominio stesso, né tanto meno il servizio od il prodotto eventualmente offerto da questo attraverso Internet.
Sotto il secondo profilo, il Tribunale di Firenze molto argutamente obietta che gli utenti, siano essi più o meno esperti di "navigazione" ben sanno - o comunque ben facilmente possono rilevare - che nella maggior parte dei casi non vi è affatto corrispondenza tra nome del dominio e marchio/nome dell’impresa o del servizio (a tale riguardo vengono portati come esempi il sito del Banco Ambrosiano Veneto, denominato www.ambro.it, ovvero quello della Banca di Roma, raggiungibile digitando www.bancaroma.it).
Ciò in quanto la visibilità e/o reperibilità di un determinato sito è data dal contenuto di esso e non già dal nome che lo contraddistingue, sì che i soggetti che propongono servizi on-line consapevoli di ciò confidano e puntano più sulla qualità del sito, e su di ciò che questo offre, piuttosto che sulla corrispondenza marchio/nome dominio.
In tale contesto non prive di significato e rilevanza risultano essere le circostanze per cui le massime autorità preposte al funzionamento ed alla regolamentazione di Internet (Registration Authority e Naming Authority) considerano il nome dominio alla stregua di un semplice indirizzo od un numero telefonico ed adottino un principio di mera priorità cronologica denominato "first come, first served" (il primo che arriva viene servito) per la registrazione dei domain names.
In attesa che il fenomeno "Internet" venga regolamentato o normato dal nostro ordinamento giuridico, il Giudice ritiene che debba essere dato valore preminente agli aspetti tecnici, operativi e logici del DNS (mero mezzo con il quale si raggiunge una pagina o sito web) e che quindi per esso non può porsi un problema di violazione del marchio contraddistinguente un’impresa.
La funzionalità e lo scopo del DNS, in altre parole, assumono una valenza prioritaria rispetto all’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome/dominio e quindi la corrispondenza marchio-dominio non costituisce affatto un bene, un valore assoluto, né la stessa può assurgere a principio positivamente sancito e quindi suscettibile di tutela. Ciò pur nella consapevolezza dell’indubbia utilità per il titolare di un marchio di avere anche un demain name corrispondente.

Il Commento


In maniera del tutto inedita nel panorama giurisprudenziale, l’ordinanza poc’anzi esaminata pone l’accento sulla natura interattiva di Internet e quindi sul diverso modo di comunicazione ad esso sotteso, caratterizzato più dal contenuto del sito (e quindi su ciò che lo stesso offre) rispetto all’aspetto esteriore che contraddistingue il sito stesso.

Proprio per tale motivo - ed in particolare per la funzione attiva che viene ad assumere l’utente di Internet - la Rete non può essere paragonata agli altri mezzi di comunicazione e/o di promozione pubblicitaria e quindi il marchio, il segno distintivo di un’impresa, il suo prodotto, vedono sminuire quel valore assoluto che - in altro contesto e per altri motivi - è riconosciuto dal nostro ordinamento anche in ambiti diversi da quello relativo alla tutela del marchio (come ad esempio in tema di concorrenza sleale e di diritto d’autore).


In mancanza di un’auspicabile previsione normativa disciplinante la complessa ed innovativa "Galassia Internet", le enunciazione circa l’elasticità e la completezza del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, le invocazioni al principio di interpretazione sistematica ed analogico previsto dell’art. 12 preleggi risultano essere riduttive: non può infatti sottacersi l’error in procedendo in cui incorre chi pretende di applicare tout court norme emanate con ben definite e conclamate finalità in un ambito che, per struttura e natura, poco o nulla ha a che fare l’oggetto di tali finalità.


I commenti contrari all’ordinanza fiorentina(3) rilevano che, a differenza dell’IP number, il nome a dominio non viene imposto all'utente ma da questo scelto, sì che ben potrebbero ipotizzarsi fattispecie sanzionate dalla Legge marchi).
Se ciò è indubbiamente vero non può non rilevarsi peraltro che proprio l’art. 1-bis, lettera a) L. n. 929/42, così come novellata dal D. Lgs. n. 480/92, permette l’utilizzo del marchio da parte di terzi quando ciò avvenga non per le finalità proprie del marchio ma solo per scopi descrittivi.
In tale ottica, solo allorquando il dominio viene registrato per proporre in Rete servizi o prodotti simili a quelli commercializzati da altra impresa titolare di un omonimo marchio, così da ingenerare confusione nel potenziale cliente, potrà e dovrà essere vietato ed inibito l’uso del demain name (ed a tale proposito ben potrebbero essere applicati altre norme a tutela di differenti principi riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico, quali ad esempio quelli previsti in tema di concorrenza sleale e, soprattutto, quelli a tutela del consumatore/navigatore).
Camerino, lì 29 agosto 2000

Avv. Alberto Pepe


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(1) Tribunale Modena, 23 ottobre 1996; Tribunale Milano, 10 giugno 1997; Tribunale Roma, 2 agosto 1997; Tribunale Milano, 28 agosto 1997; Pretura Valdagno, 27 maggio 1998; Tribunale Napoli 24 maggio 1999.
(2) Tribunale Pescara, 9 gennaio 1997; Tribunale Bari, 24 luglio 1996
(3) Mario Barbuto. Commento all’ordinanza del Tribunale di Firenze su Guida al Diritto "Il Sole 24 Ore", n. 28 del 29-07-2000